La reforma de la Ley de Marcas 17/2001, como consecuencia de la transposición de la Directiva 2015/2436, introduce varias novedades que dotan de mayor seguridad jurídica al procedimiento de registro de una marca.

Uno de los pilares fundamentales de la citada reforma es la exigencia de probar el uso de las marcas o nombres comerciales anteriores en procedimientos de oposición. La Ley impone al titular de una marca registrada la obligación de usarla de forma real y efectiva, de modo que únicamente se proteja la posición que el titular de la marca ocupa realmente en el mercado, y no un mero derecho de registro.

La incorporación de la prueba de uso en el procedimiento de oposición ha supuesto una modificación del procedimiento de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM). En efecto, la prueba de uso no ha supuesto ninguna novedad puesto que ya existía en nuestro ordenamiento en el seno de las acciones de caducidad. Ahora, además, el titular de una nueva solicitud de registro impugnada tendrá la posibilidad de solicitar al oponente que aporte pruebas acreditativas del uso efectivo de su marca, en los últimos cinco años.

Además, implica un cambio de paradigma en el marco de las oposiciones, dado que se amplían notablemente las posibilidades de defensa del solicitante a la par que supone un esfuerzo adicional para los oponentes. La razón de ser de que se le otorgue un mayor encaje a esa prueba en el procedimiento de registro es que las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios en el mercado sólo cuando se utilizan efectivamente.

No obstante, es importante destacar que únicamente se aplica la obligación de uso a las marcas que lleven registradas más de cinco años, dado que la norma otorga un periodo de gracia de este tiempo a los titulares de las mismas para sacar al mercado los productos y servicios con su marca. Antes de que transcurra este periodo, el mero registro formal confiere a la marca toda su protección.

El problema surge cuando la marca sí se ha usado, pero no en la forma exigida legalmente. En este sentido, uno de los factores más importantes a la hora de demostrar un uso efectivo de la marca consiste en la naturaleza de la misma, es decir, que se use en la misma forma en que se ha registrado. En concreto, se permite la utilización de una marca con una forma no idéntica a la registrada, pero deberá parecerse lo más fielmente posible a la inscripción, puesto que, en caso contrario, la OEPM podría rechazar la oposición presentada por el titular de la misma.

Esto se debe a que una obligación absoluta de uso de la marca en la forma que fue registrada limitaría en gran medida a sus titulares, dado que la evolución constante del mercado requiere que los productos se adapten a los nuevos contextos.

Se trata de una gran medida, puesto que exigir el uso de una marca como condición para hacer valer los derechos de la misma reducirá el número de litigios entre marcas y, en su caso, el número de marcas que se mantienen en el registro sin haber sido realmente utilizadas.

Andrea Camps